中小企業専門の弁理士の亀山です。2020年10月をもって、7年目になります。開業して約300社の中小企業様・個人事業主様のご相談を受けてまいりました。今回は、特許相談でよく受ける内容をご紹介したいと思います。
この記事の目次
新しいビジネスモデルを思いついた！
社長：アフターコロナに向けて新しいビジネスを考えたのですが、始めてしまうと他社に簡単に真似されそうな内容です。このため、事業開始前に、特許出願を済まして、この事業を守っておきたいと思っています。
かめやま：なるほど。どのようなビジネスを行うのですか？
社長：実は、知り合いのA社の社長に話したところ、意気投合して、一緒にやろうということになりました。一方で、特許に関する費用は可能な限り抑えたく。このため、費用をA社と折半し、特許出願も共同で進めたいと思っています。
かめやま：え？！特許出願を共同で行うのですか？
社長：え？だめですか？
かめやま：ダメではないのですが、ちょっと面倒なケースがありまして・・・
特許出願を共同で行うことのデメリット その1
かめやま：特許権が共同となっている場合、共有者それぞれがその発明の実施ができてしまいます。
社長：うーん。それのどこがデメリットなのでしょうか？
かめやま：今回のA社とはどのような役割分担を行うのですか？
社長：A社は、弊社に材料供給をします。弊社はそれを使って新しい製品Xを製造販売します。
かめやま：今回の特許出願したい内容は、新しい製品Xなのですよね？
社長：はい。
かめやま：そうであれば、特許出願は、御社の単独名義でよいのでは？
社長：それだと特許取得費用や維持費用が掛かってしまいます。共同名義にすれば、費用も折半にできるので良い考えと思ったのですが・・・
かめやま：しかし、A社と共同名義にしてしまうと、A社も製品Xを製造販売できてしまいますよ。
社長：いえいえ。A社は、製品Xの製造設備を持っていませんので、実質的に無理です。
かめやま：しかし、A社が下請けのB社に製品Xを製造を委託して全品を買い取れば、ライセンスの対象とならず、A社の自己実施となり得ます。そうすると、A社も製品Xの製造販売が可能となりますが・・・
社長：それは困ります！
かめやま：どうしても共同名義を行うなら、共同出願の契約の中で、A社が製品Xを製造販売しない取り決めを交わしておく必要がありますが、こちらの案がA社にとって魅力的なものでなければ合意にも至らないように思えます。
特許出願を共同で行うことのデメリット その2
かめやま：もう1つのデメリットがあります。それは、御社がこのX製品の事業を他社に売却したくても、共同名義の特許権が障壁となる場合がてでくる点です。
社長：すみません、あまりピンときていないです。
かめやま：今は、A社との関係が良いのでよいのですが、お互いの経営状況が悪くなったり、経営者が交代すると、その辺りの問題が顕在化してきます。
社長：どういうことですか？
かめやま：他社が製品Xの事業を行うためにはこの特許権又はその実施権が必要になります。しかし、売却先に特許権の持ち分を譲渡しようとする場合にもA社の同意が必要となります。同様に、御社が売却先にライセンスを行おうとする場合にもA社の同意が必要となります。したがって、共同名義の特許権の存在が、御社の意思決定の足かせになります。
社長：うーん。目先の特許の費用軽減を目的として共同名義を思いついたのですが、デメリットもあるのですね。
かめやま：そうですね。ここは、ルームシェアの悩ましさに似ていると思います。
社長：確かに。具体的には、どのようにすればよいですか？
かめやま：もちろん、共同出願自体を否定はしないですが、メリット・デメリットの比較考量をしたほうがよいです。
特許権の共有について
特許権の共有について、特許法では、以下のように定められています。
- 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
- 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
- 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
そして、これを修正するためには、共有者との事前の取り決め（契約書）をしておく必要がありますが、契約の相手方との利害一致ができなければ、合意に至ることができません。とはいえ、何もしないままに特許権の共有を行ってしまうと、折角費用と時間をかけて取得した特許も、御社にとって実効性の薄いものになってしまう場合も出てきます。
まとめ
（1）特許出願は、単独でも共同でも可能。
（2）特許権の共有について特許法では次の定めがある。
- 他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡等できない（特許法７３条１項）。
- 他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる（特許法７３条２項）。
- 他の共有者の同意を得なければ、その特許権についてライセンスことができない（特許法７３条３項）。
（3）上記（2）の制約を変更したい場合には、相手方との別途契約が必要となる。
（4）別途契約が難しいようであれば、単独名義で進める。
単独名義と共同発明のどちらが良いか否かは、発明の内容、事業内容や事業の寿命によって異なりますし、そして御社におけるその事業の位置づけによって異なってくる場合もあります。その結果、共同出願が良さそうとなれば、その契約の中で、A社との取り決めを交わしておく必要がありますし、そこが難しいようであれば単独名義で出願しておくことが良いと思います。このように、特許相談においては、出願する発明の内容だけではなく、その事業内容を含めて、お近くの専門家にご相談ください。
